为什么抵触申请不能评价创造性

编辑:张强律师 法律新闻 2020-07-15 12:05:39

为什么抵触申请不能评价创造性?

抵触申请不是现有技术,所以不能用来评价创造性。

试想,一项发明创造A,在申请日时,如果看不到之前的公开文件B,却用来评价A的创造性,这不公平,让人没有正确的预期。道理其实就这么简单。

但既然抵触申请也不属于现有技术,为什么能评价新颖性?

这个问题也是需要从专利法原理来思考。抵触申请,要满足什么要件才构成抵触申请?这个概念需要记在心中。抵触申请时相对一个在后申请而言而存在,不能单独存在。可以分为两个方面来理解:一是时间要件:即在一个法域内(只有一家专利局),在先申请A的公开日晚于在后申请B的申请日;而是实质要件:A与B属于专利法意义上的“同样的发明创造”。只有满足这两个要件,A就破坏了B的新颖性。即A比B要新颖。

上述时间要件的意义是:只有当满足时间要件的时候抵触申请,A就可以用来与B进行比较,进而判断是否属于“同样的发明创造”了,即A可以评价B的新颖性了。

上述实质要件的意义是:在满足时间要件的前提下,如果还满足实质要件(即两者属于同样的发明创造),即可得出结论:A破坏了B的新颖性。

上述分析,让我们需要区分:“评价”与“破坏”新颖性的不同含义。

有了上述基础概念之后,就可以回答为什么抵触申请可以用来评价新颖性了。道理还是十分简单:即专利法的基石----先申请原则----所要求的。正由于抵触申请不属于现有技术,所以不能评价创造性问题,如果还不能用来评价新颖性问题,这可能出现前后两个“同样的发明创造”,都可能授予专利权,这个结果破坏了专利法的基石----先申请原则。

因此,专利先贤们正是考虑到先申请原则不能被僭越,只好将抵触申请赋予其现有技术的效力(拟制新颖性)来解决这个棘手问题。但接下来的问题是,有人也许由此以为:抵触申请时用来防止权利冲突的。其实还不全面,还需要进一步分析:

问题1:当前后申请A和B同属于一个申请人的时候,此时在同一人手里的两项专利权,似乎就不会发生冲突。但还是不能给B申请,就不是防止重复那么简单了。这是为什么?

问题2:如果在先申请A在公开后,即自行放弃或视为放弃,这时候,根据上述两个要件,在后的B申请,也不能被?这又是为什么?可见,上述两个问题告诉我们,抵触申请的法律意义绝不止是防止“权利冲突”那么简单,还会有其他的功能,2001年的专利法第22条中,抵触申请的要件还有一个“主体”要件,即在后申请B是与在先申请B不是“同一人”,而是“他人”。2008年专利法将“他人”删掉,其用意十分明显,就是扩大抵触申请的适用范围。

上述抵触申请的“其他功能”就在于:弘扬“先申请原则”抵触申请,鼓励发明创造尽早申请,以推动技术发明及时公开造福人类,因此,如果有人只公开发明不要求保护,就说明他愿意将其发明创造贡献给社会,此时就不容许其他人就此发明创造获得专利,因此,即使在后申请B也是独立做出的,但是由于申请在后,也不能鼓励他。

综上,抵触申请制度的设计,是专利法原理基本的体现,搞懂了这个原理,其他原理就不难理解了。

顺便说一下:传统的专利法的新颖性概念,是客观、直观的,简单地说,就是“一比一”,好像是左右手一样,没有差别,一旦有差别,就转到“创造性”去评价。这样一来,新颖性与创造性的分工是泾渭分明的,中间没有灰色地带。初学者也好记忆。

但后来发现,有了“抵触申请”概念后,问题变得复杂了,举例说明:

在先申请是一个带把的杯子,特征在于,杯子把的截面积是“圆柱”的;而在后申请B也是一个带把的杯子,特征在于,杯子把的截面积是“菱柱”的。假设两者符合上述的时间要件,可以用A来评价B的新颖性。但采用“泾渭分明”的新颖性标准来看,后者与前者不完全一样,不属于“一比一”,即两者是有区别,的因此不破坏新颖性,只好求助于创造性判断了。但抵触申请又不能用来评价创造性,因此以来,所谓“实质相同”的A和B,就都可能了。

上述这个例子,让制度设计者认识到,“一比一”的新颖性标准,在上述情况下不好使了。或者说,新颖性和创造性的“泾渭分明”被打破了,怎么办?怎么办?

只能走“修订”新颖性标准的“修正主义”道路了。这个道路,就是体现在《专利审查指南》第二部分第二章关于判断新颖性的几种情况了,其中有“惯常手段的替换”的说法,用来解决上述两个杯子的问题,即仍认为前者破坏了后者的新颖性了。

正是由于抵触申请不能评价创造性,所以制度设计者故意将一些明显不属于“创造性”的现象,归到新颖性的问题上。可以说,中国《专利审查指南》关于新颖性判断的规定,就是专门考虑“抵触申请”后量身定做的。

这样一来,新颖性与创造性的泾渭分明就被打破,部分地解决了抵触申请的适用范围,变相地解决了抵触申请不能评价创造性问题。

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张强律师简介:
2001年6月毕业于山东大学法学院,法学专业。
专注于劳动工伤、合同纠纷、房产纠纷、婚姻家事等民商事及刑事辩护领域